在委托代工模式的專利許可(kě)交易中，明晰相關主體(tǐ)的權利來源、專利許可(kě)範圍和管控可(kě)能(néng)的專利侵權風險是難點問題。例如，專利被許可(kě)人是否有權利委托第三方通過代工模式生産制造（指使制造權，Have-Made Rights）；專利被許可(kě)人是否有權利作(zuò)為(wèi)代工廠為(wèi)第三方生産專利産品（代工廠權，Have-Designed Rights）等。本文(wén)結合筆(bǐ)者的專利糾紛實務(wù)案件經驗，立足中美法律實踐的比較，探讨代工模式專利許可(kě)中的“指使制造權"和“代工廠權"的關鍵法律問題，進一步分(fēn)析如何确定專利實施權利的性質(zhì)和約定形式，以及發生專利侵權後的責任承擔問題，以期對法律實踐有所幫助。

委托代工生産模式将研發設計和生産分(fēn)離，有利于各主體(tǐ)集中優勢資源各司其職、提高生産效率和利潤，該商業模式已經在手機、半導體(tǐ)制造等行業廣泛存在。随着我國(guó)藥品、醫(yī)療器械上市許可(kě)持有人（Marketing Authorization Holder，MAH）制度的完善，未來醫(yī)療行業也将逐漸改變研發主體(tǐ)和生産主體(tǐ)的“捆綁"模式。

在委托代工模式中，明晰相關主體(tǐ)的權利來源、專利許可(kě)範圍和管控可(kě)能(néng)的專利侵權風險是難點問題。例如，專利被許可(kě)人是否有權利委托第三方通過代工模式生産制造（指使制造權，Have-Made Rights）；專利被許可(kě)人是否有權利作(zuò)為(wèi)代工廠為(wèi)第三方生産專利産品（代工廠權，Have-Designed Rights）；如何确定專利實施權利的性質(zhì)和約定形式；以及發生專利侵權後的責任承擔問題。針對此類問題，本文(wén)梳理(lǐ)了實踐中的幾個案例，并結合筆(bǐ)者的實務(wù)經驗，簡要介紹委托代工模式下的專利許可(kě)實務(wù)要點。

根據我國(guó)《專利法》第十一條的規定，專利權人可(kě)以授予他(tā)人的權利包括了制造、使用(yòng)、銷售、許諾銷售和進口專利産品、或使用(yòng)專利方法的權利。目前，指使制造權和代工廠權并不在我國(guó)專利法所明确列舉的五種權利之列，但在代工模式下的專利許可(kě)實踐中卻可(kě)能(néng)經常遇到。因此，被許可(kě)人是否有權允許他(tā)人為(wèi)其制造專利産品的行為(wèi)，或被許可(kě)人自身是否可(kě)作(zuò)為(wèi)代工廠為(wèi)他(tā)人制造專利産品，都是需要重點考慮的問題。

指使制造權和代工廠權都源于美國(guó)判例法，其實質(zhì)是被許可(kě)人及其相關方的一種基于專利許可(kě)關系的專利不侵權抗辯。指使制造權指專利被許可(kě)人委托第三方為(wèi)其制造專利産品的權利，專利被許可(kě)人為(wèi)專利産品的定作(zuò)人，代工廠為(wèi)産品的實際制造者。該權利的内在邏輯在于獲得專利許可(kě)的人并不必然被要求在實施權利的每個環節中親力親為(wèi)，他(tā)可(kě)以雇傭别人協助制造、使用(yòng)或銷售專利産品/方法，也可(kě)以僅實施其中的某一項權利（如銷售），而雇傭他(tā)人為(wèi)其生産制造産品。

指使制造權的适用(yòng)場景需要具備兩個基礎的法律關系：專利權人與被許可(kě)人之間的專利許可(kě)關系、被許可(kě)人與第三方代工廠之間的委托代工關系。正是由于存在專利許可(kě)關系，第三方的委托代工行為(wèi)才可(kě)能(néng)因該許可(kě)關系而不構成侵權。

代工廠權指專利被許可(kě)人接受第三方的委托為(wèi)其制造專利産品的權利，專利被許可(kě)人為(wèi)專利産品的實際制造者，第三方為(wèi)産品的委托方和設計者。與指使制造權的适用(yòng)場景類似，代工廠權同樣基于上述兩個基礎的法律關系，但區(qū)别在于，此時的專利被許可(kě)人為(wèi)代工廠，未獲得許可(kě)的第三方為(wèi)專利産品的委托方和設計者。

美國(guó)法院認為(wèi)，在許可(kě)合同未有明确約定排除的情況下，指使制造權天然地、以默示的形式包含在了專利許可(kě)中。在Carey v. United States案[1]中，美國(guó)聯邦索賠法院（聯邦巡回上訴法院前身）認為(wèi)，“制造、使用(yòng)和銷售"專利産品的許可(kě)自然地包括了讓第三方制造産品的權利，該許可(kě)允許雇傭他(tā)人幫助生産、使用(yòng)或銷售産品，而不需要必須親力親為(wèi)。因此，在合同未明确排除、或缺乏證據的情況下，指使制造權“暗含"于制造權中。

但對于代工廠權，目前美國(guó)法院大多(duō)認為(wèi)需要結合對合同的解釋來确定雙方的許可(kě)範圍是否包括代工廠權。I* Corp. v. U.S. ITC案[2]中，聯邦巡回上訴法院認為(wèi)，結合許可(kě)雙方的意圖、保留條款等，I*公司和三洋公司的許可(kě)合同中的“三洋産品"應僅限于三洋公司自己設計的産品，而不應包括為(wèi)Atmel代工生産的産品。在Cyrix Corp. v. I* Corp.案[3]認為(wèi)，法院同樣基于I*公司與B*公司專利許可(kě)的簽訂背景、上下文(wén)解釋一緻性等角度分(fēn)析許可(kě)範圍是否僅包括了“B*公司設計的産品"，并從此角度分(fēn)析B*公司是否獲得了代工廠權。

我國(guó)現有案例也曾以合同約定作(zuò)為(wèi)專利被許可(kě)人是否享有指使制造權的基礎，最高人民(mín)法院在“飛利浦"[4]案中認為(wèi)，基于專利許可(kě)合同中允許第三方委托代工的約定，專利被許可(kě)人指示第三方制造侵權産品的行為(wèi)不屬于專利侵權。但對于未有合同約定的情形下是否存在默示許可(kě)，該案并未涉及。

但是，在全國(guó)百優案例“亞都加濕器"案[5]中，廣東高院以共同制造行為(wèi)本身是否具有可(kě)分(fēn)割性角度來考慮被許可(kě)方是否可(kě)以通過默示的方式獲得了指使制造權和代工廠權。法院認為(wèi)，委托方與加工方的行為(wèi)應視為(wèi)一個整體(tǐ)，不可(kě)人為(wèi)切割成委托方與加工方各自的行為(wèi)再分(fēn)别定性，“委托方與加工方兩者中若有任何一個主體(tǐ)獲得專利權人授權，則整個制造行為(wèi)均應視為(wèi)經專利權人許可(kě)而實施。否則，将陷入對于同一産品若以委托方論是專利侵權産品，若以加工方論是合法專利産品的邏輯悖論"。筆(bǐ)者理(lǐ)解，廣東高院的判決傾向于認為(wèi)，指使制造權和代工廠權均可(kě)以通過專利許可(kě)合同的默示約定暗含于“制造權"中。

有觀點認為(wèi)[6]，判斷專利被許可(kě)人是否擁有指使制造權或代工廠權，可(kě)以結合專利許可(kě)類型來考慮，在獨占許可(kě)的場景下，無論是加工方還是委托方獲得了獨占許可(kě)權，通常情況下委托方和加工方均不構成專利侵權。該觀點較容易被理(lǐ)解和接受，因為(wèi)對指使制造權或代工廠權進行必要限制的目的在于加強對專利權人的保護，避免被許可(kě)人以任何形式蠶食專利權人的許可(kě)市場。但在獨占許可(kě)的情況下，被許可(kě)人是唯一的合法實施主體(tǐ)，其作(zuò)為(wèi)加工方或委托方并不會損害專利權人的許可(kě)利益。

但美國(guó)法院認為(wèi)，專利許可(kě)類型并非判斷指使制造權是否存在的考慮因素。Corebrace LLC v. Star Seismic LLC案[7]中，Corebrace主張，隻有在獨占許可(kě)權情形下，制造權才能(néng)包括指使制造權。美國(guó)聯邦巡回上訴法院反駁了Corebrace的觀點，認為(wèi)指使他(tā)人制造權并非建立在獨占許可(kě)或者分(fēn)許可(kě)權基礎上的，而是基于“制造、使用(yòng)和銷售權"，被許可(kě)人獲得的許可(kě)權使得他(tā)有權委托他(tā)人制造産品。

專利許可(kě)實踐中指使制造權的基本要求在于，專利産品的最終獲益方應為(wèi)專利被許可(kě)人（代工模式中的委托方）而非第三方代工廠，如果突破了該基本要求，就可(kě)能(néng)會背離原專利許可(kě)協議的初衷，導緻指使制造權實際變相為(wèi)專利分(fēn)許可(kě)權。換言之，判斷某一代工制造行為(wèi)的權利來源是基于指使制造權還是分(fēn)許可(kě)權，可(kě)以看産品的實際制造者（代工廠）是否可(kě)以未經許可(kě)直接銷售專利産品給除委托方之外的第三方。這背後的邏輯在于判斷代工制造商是基于自身還是他(tā)人的使用(yòng)利益而進行生産的。

在D* Co. v. S* Co.案[8]中，Union Carbides公司試圖獲得D*公司的專利許可(kě)但未獲成功，其與獲得D*公司專利許可(kě)的S*公司接洽後，簽訂了基于指使制造權的代工協議，協議約定Union Carbides公司為(wèi)S*公司代工生産專利産品後再回購(gòu)。特拉華州最高法院否定了該案中存在指使制造權的主張，認為(wèi)Union Carbides公司不是為(wèi)了S*公司的自身使用(yòng)利益而生産，其虛假訂立的代工合同是為(wèi)了規避專利侵權，超越了指使制造權的範圍，為(wèi)一種專利許可(kě)合同中明确禁止的、變相的分(fēn)許可(kě)行為(wèi)。

在前述的Cyrix Corp. v. I* Corp.案中，ST公司為(wèi)I*公司專利的被許可(kě)人，其同時也作(zuò)為(wèi)Cyrix公司産品的代工廠；當ST公司的生産能(néng)力不滿足要求時，它便要求它的關聯公司ST-意大利為(wèi)其生産部分(fēn)産品。I*公司主張ST公司和ST-意大利之間的安(ān)排屬于專利的分(fēn)許可(kě)，而并非指使制造權的範圍。美國(guó)聯邦巡回上訴法院和地區(qū)法院認為(wèi)，ST公司和ST-意大利之間的協議不是專利的分(fēn)許可(kě)，而是基于ST公司-I*公司之間專利許可(kě)合同中的指使制造權。法院還認為(wèi)，在本案中，ST-意大利是為(wèi)了ST公司生産處理(lǐ)器，而并非為(wèi)了Cyrix公司生産處理(lǐ)器，即ST公司是專利産品的利益獲得方。

考慮指使制造權和代工廠權時，一般特指委托方與制造商構成專利法意義上的共同制造者的情形，而不包括制造者單獨實施制造行為(wèi)的情況。原因在于，一方面，如果制造商為(wèi)專利産品的唯一制造者，因專利許可(kě)關系和權利用(yòng)盡原則而不存在侵權争議。另一方面，實踐中委托方不構成共同制造者的情形較少。最高人民(mín)法院在“飛利浦"案中曾确定，委托方不是專利法意義上的制造者的标準在于“飛利浦公司（委托方）沒有……就被訴侵權産品的生産提供技(jì )術方案或者提出技(jì )術要求"。該案例在司法實踐中被後來者引用(yòng)次數很(hěn)多(duō)，但據筆(bǐ)者觀察，獲支持者甚寡。其中的重要原因在于，實踐中無論是“OEM"還是“OEM"代工模式，委托方對代工廠不提供任何技(jì )術方案或技(jì )術要求的情況極少，法院按照一般生活經驗及認識，往往推定委托方為(wèi)共同制造者。

在委托代工模式下，共同制造者分(fēn)别實施侵權行為(wèi)造成同一損害時，仍可(kě)以基于訴訟标的的同一性構成必要共同訴訟。如果原告選擇對多(duō)個被告分(fēn)别起訴，法院并不必然需要在特定訴訟中追加其他(tā)關聯主體(tǐ)參與訴訟。需要注意，雖然代工商本身的加工利潤率可(kě)能(néng)較低，但法院在判斷侵權産品的合理(lǐ)利潤時，并不必然受到被告代工商自身利潤率的影響。

在筆(bǐ)者代理(lǐ)的某發明專利侵權糾紛[9]中，案外人S公司為(wèi)一家位于海外的委托方，委托中國(guó)的J公司為(wèi)其代工逆變器産品，J公司的獲利僅是代工行業較微薄的平均利潤，該利潤率并不能(néng)體(tǐ)現最終被控侵權産品和專利的實際價值，也不能(néng)體(tǐ)現侵權産品出口銷售到海外所獲取的高額利潤。在此情形下，最高人民(mín)法院參考了案外人S公司的營業利潤作(zuò)為(wèi)侵權産品的合理(lǐ)利潤，并支持了原審原告的訴訟請求。

代工模式有利于專利的實施和有效運用(yòng)，規範專利許可(kě)内容和有效防範風險是專利許可(kě)協議中的重要考慮因素，目前我國(guó)的司法實踐中對委托代工模式中指使制造權和代工廠權的性質(zhì)、範圍以及責任承擔問題涉及較少。為(wèi)了有效保護許可(kě)雙方利益，防止權利旁落，專利權人和被許可(kě)人應在合同中對指使制造權的适用(yòng)産品範圍、代工模式、保留條款等進行充分(fēn)考慮和協商，必要的情況下可(kě)聘請專業機構進行評估。